Постанова КГС ВС щодо критеріїв відповідності корисної моделі умовам патентоздатності 

Товариство звернулося з позовом до Компанії та Міністерства про визнання недійсним патенту України від 12 жовтня 2015 року № 101993 на корисну модель «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату», зобов’язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі.

Позовні вимоги мотивовані тим, що запатентована корисна модель, на думку позивача, не відповідає умовам патентоздатності, а саме критерію «новизна».

Господарський суд міста Києва рішенням, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду, в задоволенні позову відмовив.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду скасував рішення судів попередніх інстанцій та передав справу на новий розгляд до Господарського суду міста Києва з огляду на таке.

Як установили суди попередніх інстанцій, на підтвердження позовних вимог позивач надав висновок експерта, згідно з яким корисна модель за патентом № 101993, що належить на праві власності Компанії, не відповідає умові патентоздатності «новизна».

З огляду  на предмет і підставу позову та заперечення Компанії проти висновку експерта місцевий господарський суд призначив у справі судову експертизу об’єктів прав інтелектуальної власності.

Згідно з висновком, складеним за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, відомості, що були загальнодоступними у світі до 15 квітня 2015 року (дати подання заявки № u 2015 03521) і які містяться в матеріалах справи, не спростовують новизни корисної моделі за патентом України № 101993.

В основу судових рішень попередніх інстанцій покладено висновок, складений за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Водночас КГС ВС з’ясував, що мотивів для відхилення висновку, складеного на замовлення позивача, в оскаржуваних судових рішеннях суди не зазначили.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені ст. 7 цього Закону.

Згідно з приписами ст. 7 зазначеного Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Надання правової охорони корисній моделі відбувається в порядку, встановленому Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 року № 197.

Водночас питання щодо відсутності патентоздатності корисної моделі має вирішуватися з урахуванням тих самих критеріїв перевірки новизни, що й питання стосовно її наявності. Критерії перевірки новизни, вимоги до формули і порядок проведення (зміст) експертизи по суті визнані визначеними Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Висновок щодо відповідності корисної моделі умовам патентоздатності не може суперечити приписам цих правил.

Проте суди попередніх інстанцій у вирішенні спору як не підтвердили, так і не спростували відповідності здійсненої перевірки формули винаходу кожного з експертних висновків у справі при вирішенні питання щодо наявності / відсутності новизни корисної моделі визначеному порядку; змісту експертних висновків не дослідили та по суті такі висновки не оцінили.

Постанова КГС ВС від 25 лютого 2020 року у справі №  910/11573/18 http://reyestr.court.gov.ua/Review/87995469.